1. El contexto
En estos nuevos tiempos del comercio global donde los productos locales pueden ser vendidos a través de plataformas de venta digitales como Amazon en la otra punta del planeta, o podemos prestar nuestros servicios de forma remota desde el salón de casa a un cliente final de Japón, proteger nuestra marca y nuestros signos distintivos se ha convertido en necesidad.
Esta marca y/o signo distintivo es lo que nos identifica en este mercado global, nos diferencia de otros competidores y nos posiciona frente a otras opciones.
Por eso antes de empezar un nuevo proyecto resulta indispensable realizar las búsquedas necesarias para garantizarnos que esta marca y signo no se encuentran registrados por otro en todos los mercados en los que queramos o preveamos introducirnos.
Para ello podemos utilizar, entre otras herramientas:
- el buscador de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), o
- el buscador de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), que administra los derechos sobre marcas, dibujos y modelos de la UE, aplicables en el conjunto de la Unión.
2. Los ejemplos
- Con buena fe…
Un factor a tener en consideración es el parecido con otras marcas, nombres o signos distintivos preexistentes en el mercado y que puedan ocasionar riesgo de confusión. Recientemente el Tribunal de Justicia Europeo se ha pronunciado sobre los requisitos para apreciar este riesgo (asunto Messi Cuccittini C-449/18 P y C-474/10 P), entre el afamado futbolista Lionel MESSI y los propietarios de la marca catalana de bicicletas y material deportivo “MASSI”ante el registro por parte del argentino de la marca “MESSI”, moderándolos en este caso concreto, por cuanto el apellido del jugador es de fama mundial y es un personaje público, teniendo estas afirmaciones como un hecho notorio, concluye que no hay riesgo de confusión entre los consumidores normalmente informados y razonablemente atentos y perspicaces, concediendo al Sr. Messi Cuccittini el registro de su marca.
- Y con algo menos de buena fe…
Un ejemplo histórico de la conflictividad marcaria y la repercusión que puede llegar a tener para las empresas es el que surge en 1989 entre la catalana CIDESPORT, SL y NIKE. La primera era la distribuidora exclusiva de oficial de NIKE en España entre 1979 y 1989. Varios socios de CIDESPORT adquirieron en 1981 la marca “Niké”, que ya existía, demandaron a NIKE por infracción marcaria a la finalización de su contrato de distribución y generaron litigios que durarían 18 años, hasta la sentencia definitiva del Tribunal Supremo en 2005 que daría la razón a la americana.
- Y dígame usted para qué…
También toca evaluar las líneas de negocio, o sea, los diferentes productos o servicios, y ajustarlos a la clasificación del Arreglo de Niza. Porque tener el nombre o la marca no es lo mismo que tenerlo para todos los productos y servicios. Así, cuando Inditex SA solicitó el registro de la marca “ZARA” para varios productos y servicios relacionados con la alimentación, la restauración y la venta de alimentos ante la EUIPO, le fue denegada la solicitud por el riesgo de confusión con la marca italiana y la marca internacional “LE DELIZIE ZARA”, registrada para pasta fresca, seca, conservada, congelada y preparada, excepto para la categoría de verduras frescas y de los zumos de fruta, que eran diferentes del conjunto de los productos designados por las marcas anteriores de la empresa transalpina, permitiendo a la gallega su registro, y otra vez generó un rosario de largos procedimientos que finalizaron con la Sentencia del Tribunal General, Sala Segunda, Asunto T-467/20.
- ¿Y la web?
Finalmente, debemos tener en cuenta la consideración de que entre los elementos que debemos proteger está el dominio web de nuestra marca. Habrá que acudir a un buscador de registro de dominios para garantizar que no esté registrada. Preferentemente uno de los buscadores acreditados por la ICANN (Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números).
3. Conclusión
En resumen, tanto la elección de la marca, como del nombre comercial y el signo distintivo, e incluso de la propia denominación social de nuestra empresa debe de ser una elección y decisión muy meditada, y con un ejercicio previo de examen acerca de las posibles nulidades o impedimentos al uso dentro del tráfico comercial y de internet. En caso contrario, podemos sufrir la consecuencia de vernos privados de su uso, y esto en el mejor de los casos, porque a esta prohibición se le pueden acumular diversas acciones en concepto de indemnización, de las cuales hablaremos en otra entrada.
En FiscalGalicia contamos con un amplio equipo para el asesoramiento a empresas y particulares en derecho marcario, propiedad industrial e intelectual y protección de datos, con la finalidad de dar una adecuada respuesta a nuestros clientes en este comercio global, protegiendo su marca y su signo, los contratos y acuerdos de distribución, comercialización y venta a través de las plataformas digitales y la e-commerce y e-business, cuidamos y protegemos su idea para poner en valor su negocio.
